Розглянемо інтелектуальну власність (IP з англ. intellectual property) для маленького і середнього бізнесу в допомогу нашим маркетологам, як це є і має бути в ЄС. В Європі підхід до захисту продукту та/або бізнесу базується на мистецтві управління такими інструментами Інтелектуальної власності (ІР) як торгова марка (ТМ), дизайн (Р) та авторське право (Copyright).

Порівняємо український та європейський підхід та пояснимо механізни їх дії.

Європейський підхід до захисту нового продукту  – це мінімум 2 ТМ для послуг і 3 ТМ для товарів з чітким обмеженням переліку товарів/послуг. А також, обовʼязково для товарів,  патент на Дизайн і додаток – авторське право (copyright) з подальшим моніторингом.

Український підхід – це реєстрація однієї торгової марки (ТМ) чи всіх варіантів етикеток для всього переліку товарів чи послуг, що є в класі. Зауважимо, що ані для захисту, ані для нападу в ЄС такий підхід не працює. До речі, в Україні, його вже теж замало.

Аби зрозуміти механізм дії, почнемо з базових знань про інструменти інтелектуальної власності (ІР), аби потім перейти до управління ними.

ТОРГОВА МАРКА

Згідно з визначенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності торгова марка (надалі ТМ) – це знак, здатний відрізнити товари та послуги одного підприємця від іншого.

Як видно з приведеного визначення варіації є не обмеженими, тож це можуть бути:

• слово, набір слів;
• літера, цифра, комбінація;
• малюнок;
• комбінація;
• звук;
• колір;
• запах;
• упаковка, пляшка;
• 3D виріб;
• дотичний елемент тощо.

Найбільш розповсюдженими є пласкі ТМ (слова, цифри, комбінації).  Торгові марки реєструються для певних товарів і послуг, що було зведено до 34 класів товарів і 11 класів послуг. Наприклад, кількість таких ТМ тільки в 5-му класі товарів (фармацевтичні, медичні та ветеринарні товари) на квітень 2024 року в ЄС складає 216 236 одиниць.

Тому класична реєстрація ТМ, до якої звикли українці, в ЄС вже не є ефективною, підхід став складнішим і професійнішим.

Наведемо приклади таких видів торгових марок (Таблиця 1 та Таблиця 2).

Таблиця 1

Словесна	COCA-COLA REAL MAGIC	Steve Jobs	El Capuchino
Графіка
3D			003095651 EUTM
Комбінована
Колір

 Таблиця 2

Звукова ТМ	Швейцарія 525027
Звукова ТМ	Марка складається з серії 5 чірків, що схожі на звук чірків в крикеті. USA Reg. No 2,827,972
Запах	USA Reg. No 2,560,618 Рідини по роботі по металу для індустріальних потреб. Запах Bubble gum
Патерн	USA In re Right-on Co., 87 USPQ2d 1152

Разом з тим є і заборони – ТМ, що не мають достатньої розрізнювальної здатності, загально визнані символи, географічні назви, символи і розмірності  якості, вмісту тощо. Заборони не є однозначними, базуються на практиці, і тенденціях розуміння розрізнювальної здатності в професіональному середовищі. То ж тут варто спиратися на поради патентних стратегів.

Яскравим прикладом того, як не має бути є відомий в Україні бренд «Львівські дріжджі». У таблиці 3 наведені ТМ, які були зареєстровані в Україні.

Таблиця 3

Свідоцтво 289374	Свідоцтво 29801	Свідоцтво 29802	Свідоцтво 29803

Слово «Львівські» – походження товару. Слово «дріжджі» – вказання на продукт. Таким чином одержати монополію на «Львівські дріжджі» неможливо. Може зʼявлятися необмежена кількість конкурентів. І заборонити їх появу ніяк не можна.

1.Всі, наведені у таблиці 3,  реєстрації ТМ не захищають нічого і є абсолютно безпорадними в судах. Так і сталося – зʼявилися конкуренти «Львівські ензими».

Свідоцтво 33584

2. «Львівські ензими» є охороноздатним словесним елементом, бо вони не продають ензими, їх продукт є дріжджами. Тож вказання на продукт відсутнє. Також немає введення в оману споживача, бо ензими цеіє дріжджі.

Чому всі свідоцтва наведені вище безпорадні в захисті? Тому що розглядаються при порушення прав всі елементи реєстрації – всі слова, всі графічні елементи, кольори, форма. У трьох кольорових ТМ дуже багато слів, які не є суттєвими, але вони присутні. Тож судовий експерт вимушений брати їх всі до уваги і порівнювати з двома словами. Така ж ситуація і з порівнянням графічних елементів. І, таким чином, порушення прав відсутнє.

Якщо виходити зі стратегії захисту, то конкуренти одержали грамотну реєстрацію на графічний елемент червоного кольору зі словом «Ензими». Одержані свідоцтва на оригінальний продукт не захищають нічого, окрім опосередкованого захисту геометричної фігури з першого свідоцтва №289374. Coca-Cola в таких випадках робить реєстрацію чисто на геометричну фігуру і колір  (що показано у таблицях вище).

Що важливо знати маркетологам

Після реєстрації ТМ не варто «впадати в сплячку» щодо безпеки і надійного захисту бренду. Він потребує постійної уваги.

3. З першого дня розробки бренду треба збирати і зберігати всі документи, що стосуються розробки, розвитку, реклами, докази перших продажів в регіонах. Це вкрай необхідно при будь-якому конфлікті, і навіть без конфлікту, також при роботі з Amazon та іншими онлайн ресурсами. Це збільшує вартість бренду і захищає бренд в цілому. Зверніть увагу, що договори з дизайнерами та виробниками упаковок, тари, етикеток, реклами мають доповнюватись макетами з вмістом графічних матеріалів із зображенням вашого бренду, вашої ТМ. Аби потім довести, що ви витратили певну суму на розвиток саме такого бренду. Деякі країни вимагають підтвердження продажів, інакше анулюють реєстрацію. Це широке питання і ми присвятимо йому окрему статтю.
4. Ще одна важлива роль правильного маркетингу – це відслідковування «розмивання» бренду, втрата розрізнювальної здатності і поступове підпадіння під статті уніфікованого в світі патентного законодавства щодо втрати охороноздатності. Саме маркетологи перші мають побачити і забити тривогу, підключити правові відділи і розробити свою стратегію виходу з небезпечної ситуації повної втрати бренду.

Яскравими прикладами є відомі кейси Thermos, Pampers, Xerox.  Pampers та Xerox є прикладами відстоювання свого бренду. Thermos – приклад майже повної втрати бренду.

Thermos ТМ було зареєстровано у 1923 році на The American Thermos Bottle Company. Перед цим компанія вклала близько 3-4 мільйонів доларів у рекламу і намагалась довести синонімність всіх вакуумних колб і слова Thermos. Це призвело до того, що Thermos почав ставати описовим терміном для вакуумних пляшок/ємностей. З 1935 року прийшло усвідомлення наслідків переходу бренду в термін. Зʼявилась велика кількість непідпорядкованих торговців. Розпочався контроль над авторами статей в словниках, які використовували Thermos як термін (321 F.2d 577: King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.). З 1950 року почалась боротьба з роздрібними торговцями. До того ж почалось виробництво іншої продукції під цією ТМ – палатки, ліхтарі та кемпінги, з метою довести, що це є ТМ для різної продукції, а не тільки для вакуумних ємностей («American Thermos Prod. Co. v. Aladdin Indus., Inc., 207 F. Supp. 9 | Casetext Search + Citator» ).  У 1958 році Aladdin Industries оголосила про намір виробництва «thermos bottles». Розпочалися суди, де один з суддів визнав слово thermos терміном і дозволив використання його як терміну з маленької літери (Thermos Company profile ReferenceForBusiness.com).

На сьогодні словесна ТМ Thermos в ЄС не зареєстрована. Американська компанія Delaware Ltd змогла зареєструвати лише комбіновані ТМ для вакуумних ємностей:

Схожа ситуація виникала і в Xerox, Pampers, а також українського бренду Kodi (а саме їхнього Rubber base). Проте вони змогли відстояти свої бренди шляхом дуже рішучих командних дій маркетологів, юристів та патентних стратегів. Ці кейси можна розглядати як класику командної роботи спеціалістів цих галузей.

Висновки

• Варто уникати всіх можливих асоціацій між ТМ та функціональністю продукту.
• Бороти всі можливі згадки ТМ у словниках для опису функціональності.
• Випускати додатковий спектр продукції різної функціональності.
• У разі ризикової ситуації сміливо переходити до правових заборон.

ДИЗАЙН

Перейдемо до Дизайну. Цей інструмент кардинально відрізняється від промислового зразка в Україні, хоча і є його правовим аналогом. В ЄС це дуже активний і ефективний інструмент для захисту і нападу, і є абсолютно обовʼязковим для реєстрації для бізнесів із продажу товарів.

Розглянемо на прикладі. Відомий в Україні бренд ухвалив рішення про вихід на ринок ЄС з таким товаром (малюнок 1).

Малюнок 1

У відповідь європейці швидко подали на реєстрацію дизайн саме цих етикеток.  Подивіться на ці реєстрації на малюнку 2.

Малюнок 2

Розглядаючи більш уважно європейську реєстрацію зауважимо:

• замальовано українське лого;
• обрані лише головні домінуючі елементи, що мають значення для патентного права;
• на реєстрацію подано 3 головні продукти;
• реєстрація зроблена ще до дати першої поставки товару в ЄС;
• заявник – фізична особа.

Ці деталі є дуже важливими з боку патентної стратегії, бо за рахунок дати реєстрації перед першим перетином кордону (зауважимо, що ця дата відома обмеженій кількості людей) було досягнуто відповідність критерію охороноздатності – новизна, що є дуже важливим для дизайну (нижче це буде пояснено).

Реєстрація на фізичну особу також є не випадковою, особливо для стратегії нападу. Це затягує термін вирішення конфлікту і обтяжує доказову аргументацію.

Для чого була зроблена ця реєстрація?

Для зупинки поставки товарів в ЄС. Маючи патент на дизайн, власник патенту може зареєструвати цей патент на митниці і забороняти ввезення товарів в ЄС. Товари будуть конфісковані як контрафакт. Спрацьовано ідеально грамотно з боку конкурентів для зупинки поставок. Цей кейс дуже показовий і його можна розбирати по деталях (заявник, деталі зображень, дати тощо). Проте, у цій статті ми розібрали саме реєстрацію дизайнів, і яку перевагу це надало конкурентам.

Чому дизайн, на який так не звертають увагу українці на своїй території, є вкрай важливим інструментом в ЄС?

• Це дешево і не потребує експертизи.

Фактично все, на що подали заявку, може пройти реєстрацію.  Звісно є різні нюанси.  Бажано, аби дизайн був новим – не більше 6 місяців від дати будь-якого оприлюднення (бажано, проте не обовʼязково; патентний стратег має розглядати кожен кейс окремо і запропонувати вам різні варіанти розбитого на елементи дизайну для реєстрації в ЄС).

• Патент на дизайн дає можливість закрити митницю для конкурентної продукції. Будь-яке входження в ЄС через будь-яку країну.
• Дешевше і швидше за реєстрацію ТМ.

Це був приклад нападу, не захисту. Проте він демонструє необхідність реєстрації дизайну в ЄС для виходу на ринок. Ним користуються досвідчені конкуренти та патентні тролі. Тому на сьогодні патент на дизайн є невідʼємною частиною патентної стратегії виводу нового продукту на ринок ЄС.

Трохи теорії для розуміння.

Патент на дизайн був розроблений як бонус для виробників продуктів. Цей інструмент закріплює монополію на зовнішній вигляд продукції на строк від 5 до 25 років.

Згідно із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO) дизайн, або згідно з українським законодавством промисловий зразок, є декоративним або естетичним втіленням дизайну у промисловому виробі. Він захищає зовнішній вигляд або всього продукту, або його частини, що є результатом його особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого продукту та/або його орнаменту (https://www.euipo.europa.eu/en/designs).

Промисловий зразок може складатися з тривимірних особливостей, таких як форма виробу, або двовимірних особливостей, таких як візерунки, лінії або колір.

Для наочності розуміння порушення прав і доказ схожості дизайнів наводять класичний приклад «домогосподарки без окулярів» (яка не є спеціалістом в певній продуктовій галузі), яка проходить повз ряди продукції і спостерігає продукти, що їй здаються схожими. Тобто, вона бачить тільки крупні і домінуючі елементи, кольори і форми (малюнок 3).

Малюнок 3

Найбільш розповсюдженими є пласкі (не обʼємні дизайни), які захищають етикетки. Саме те, що ми розглядали вище для халви. І саме така упаковка чи етикетка є невідʼємним додатком до реєстрації ТМ продукту в ЄС.

Наведемо приклади таких етикеток і упаковок, або їх частин. За основу варто повернутися до класики. Компанія The Coca-Cola Company має 707 дизайнів в ЄС.

Таблиця 4

Етикетка (елемент)

Бутилка

Елемент поверхні (патерн)

Частина апарату (диспенсеру) та апарат

Частина тари

Голограми/графічні елементи.

Звертаємо увагу, що один і той самий елемент подають в різних варіаціях. Вся кольорова гама, червоний та червоний з символом, є кольором бренду.

Це важливо, бо конкуренти можуть взяти тільки частину для копіювання і варто правильно її розпізнати.

Етикетки і графіка представлені професійно. Для дизайну слова зовсім не мають значення.

На малюнку 4 схожими будуть всі зображення з 2 словами білим шрифтом на такому чорному полі та одним словом – великою першою літерою на жовтому нижньому полі.

Малюнок 4

Повертаючись до наведеної вище халви.

Важливою для реєстрації буде версія європейців з видаленими елементами лого, що не є важливим для дизайну (малюнок 5).

Малюнок 5

та 3D варіант цілої упаковки, за виключенням певних незначимих елементів (малюнок 6).

Малюнок 6

Елементи дизайну, які НЕ мають значення – слова (точніше, їх зміст). Стиль написання, кількість літер, шрифт, колір мають значення, а сенс – ні. Наприклад, HALVA чи МАЛЫА для дизайну все одно. А от білі літери одної висоти на червоному фоні – важливо.

Приклад неправильної реєстрації етикетки No 1692016 – Joker наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Для порівняння згадаємо етикетку Coca–cola. Нічого зайвого, що розмиває захист, робить його пустим і не робочим

COPYRIGHT/ АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Copyright нас буде цікавити виключно для промислових товарів. Будь-які етикетки та лого несуть в собі творчі авторські елементи.

Випадки застосування у таблиці 6.
Таблиця 6

Етикетки / упаковки
Тексти	Вигадані слова та терміні	Слогани	Режисерський алгоритм реклами або маркетингову стратегію

Copyright надзвичайно ефективний інструмент захисту і нападу. Чому захисту? Авторське право – належить фізичним особам. Іноді зʼявляються особи, через яких іде напад на розкручені бренди через порушення авторського права.

Переваги:

• одна заявка на майже весь світ;
• в одну заявку можна включити весь бренд бук в усіх варіаціях словесних і графічних елементів;
• назва твору, несе всі права як і твір в цілому;
• кожна частинка твору, що може бути використана окремо, має весь спектр авторських прав, як і твір в цілому.

Мапа дії Бернської конвенції з охорони літературних та художніх творів:

Звісно, це важко осягнути потрібна освіта, досвід, знання і практика патентного стратега. Тому тут ми наведемо приклади, аби ви могли розуміти значимість і можливості таких інструментів як ТМ і дизайн, так ви зможете ставити задачу. Не просто відправляти етикетки на реєстрацію, а відправляти матеріали по виходу нового продукту чи ребрендингу і поставити задачу: розробити стратегію захисту продукту. Поставити ліміти, якщо вони є, – країни, бюджет, конкуренти. І ви отримаєте рецепт чи стратегію захисту продукту від патентного стратега. Патентні стратеги – рідкісні спеціалісти, у деяких країнах взагалі їх не існує, через не розвинуту промисловість. Проте в Україні, Англії, Швеції, Німеччині, Франції та США вони є. Тож користуйтесь з розумом, використовуйте сильні і слабкі сторони інструментів інтелектуальної власності, аби правильно розуміти та ставити задачу.

Продовження в Частині 2.
Буде опубліковано в листопаді 2024.

Засновник Research & Patent group Intectica, автор патентних алгоритмів для рішення задач фармацевтичної промисловості, патентний повірений, атестований з усіх обʼєктів інтелектуальної власності (Патенти, Дизайн, ТМ), з освітою в галузі хімії та права, головний експерт патентної установи України УКРПАТЕНТ (1997-2004). Членкиня міжнародних організацій, включаючи ECTA, PTMG, УАМ, лектор і блогер.